Wyrok z dnia 10 lutego 2005 r.
II PK 209/04

Zastrzeżony w umowie licencyjnej na korzystanie z wzoru użytkowego
obowiązek świadczenia opłaty na rzecz współtwórców jako osób trzecich wo-
bec stron tej umowy (art. 393 § 2 k.c.) ustaje z datą skutecznego jej rozwiąza-
nia, chyba że wprowadzono inny okres obowiązywania tego zastrzeżenia.

Przewodniczący SSN Roman Kuczyński, Sędziowie SN: Zbigniew Myszka
(sprawozdawca), Maria Tyszel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2005 r. sprawy
z powództwa Jerzego C., Franciszka B., Kazimierza T., Józefa W. i Kazimiery Z.-L.
przeciwko V.P. Spółce z o.o. w D. o zapłatę, na skutek kasacji powodów od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r. [...]

1. o d d a l i ł kasację,
2. zasądził od każdego z powodów na rzecz pozwanej kwoty po 900 zł tytułem
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym oraz kwotę
239 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu pełnomocnika pozwanej - solidarnie od po-
wodów.

U z a s a d n i e n i e

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 24 lutego 2004 r. oddalił apelacje
powodów: Jerzego C., Franciszka B., Kazimierza T., Józefa W. i Kazimiery Z.-L. od
wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2003 r., od-
dalającego powództwa o zapłatę kwot po 12.000 zł z tytułu stosowania przez stronę
pozwaną V.P. Spółka z o.o. w D. wzoru użytkowego ,,Kotwy urządzenia łączącego
szynę z podporą betonową". W sprawie tej ustalono, że decyzją Urzędu Patentowe-
go udzielono prawa ochronnego na wzór użytkowy ,,Kotwy urządzenia łączącego
szynę z podporą betonową" na pięcioletni okres ochronny od dnia 4 września 1991
r., który następnie decyzją z dnia 5 września 1996 r. przedłużono do lat dziesięciu.
W dniu 4 maja 1999 r. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w M.U. jako
licencjodawca zawarła umowę licencyjną z V.P. Spółką z o.o. (licencjobiorcą), w któ-
rej licencjodawca oświadczył, że jest uprawniony do projektu ,,Kotwy urządzenia łą-
czącego szynę z podporą betonową", na które otrzymał prawo ochronne, a współ-
twórcami tego wzoru są powodowie. Następnie licencjodawca upoważnił pozwanego
do produkowania oraz wprowadzania do obrotu handlowego odlewów kotew, a po-
zwany zobowiązał się do uiszczania opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy oraz
współtwórców wzoru użytkowego. Okres trwania tej umowy oznaczony został jako
nieograniczony, a każdej ze stron przysługiwało prawo wypowiedzenia w terminie 3
miesięcy kalendarzowych.
Pismem z dnia 17 kwietnia 2002 r. strona pozwana poinformowała Wytwórnię
Podkładów Strunobetonowych w M.U., że uznaje za nieobowiązującą umowę licen-
cyjną od dnia 30 września 2001 r. i od tej daty zaprzestaje uiszczania wszelkich opłat
licencyjnych. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że prawa ochronne udzielane są
maksymalnie na okres dziesięciu lat, a po jego upływie wygasają uprawnienia do
wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego przez posiadającego prawa ochronne.
Skoro zatem z dniem 3 września 2001 r. upłynął okres obowiązywania prawa
ochronnego na wzór kotwy, to od tej daty - według pozwanego - umowa licencyjna
stała się bezprzedmiotowa. W odpowiedzi licencjodawca oświadczył, że umowa
nadal obowiązuje i wymaga dalszego rozliczania uzgodnionych należności. Pozwana
zgodziła się z takim stanowiskiem i wypłaciła zaległe opłaty, ale w dniu 30 września
2002 r. wypowiedziała umowę licencyjną, która rozwiązała się z dniem 31 grudnia
2002 r. Od tej daty pozwana zaprzestała rozliczania opłat licencyjnych. Natomiast
powodowie twierdzili, że po wypowiedzeniu umowy licencyjnej pozwana, chcąc dalej
produkować odlewy kotew, będzie zobowiązana do kontynuowania wypłat należnego
im wynagrodzenia. Z uwagi na to, że pozwana w dalszym ciągu produkuje i wprowa-
dza do obrotu handlowego odlewy kotew, to wypowiedziana umowa licencyjna, która
mogła być zerwana tylko z ważnych przyczyn, nadal obowiązuje. Za odrębną sprawę
powodowie uznawali to, czy po wypowiedzeniu umowy licencyjnej pozwana może
kontynuować produkcję bez uiszczania uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
Skoro jednak taka produkcja dalej odbywa się, to ,,automatycznie umowa taka za-
warta staje się ważna".
W ramach takich ustaleń Sąd pierwszej instancji uznał roszczenia powodów
za nieuzasadnione, przyjmując, że nie mają oni legitymacji czynnej do występowania
z żądaniami zapłaty, gdyż nie byli stronami umowy licencyjnej. Stronami tej umowy
była Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w M.U., na której rzecz było ustano-
wione prawo ochronne oraz pozwana. Na rzecz powodów były zastrzeżone jedynie
świadczenia pieniężne z tytułu opłaty licencyjnej. Nawet gdyby przyjąć, że powodom
przysługiwało czynna legitymacja procesowa, to ich roszczenia były nieuzasadnione,
ponieważ z § 8 umowy licencyjnej wynikało prawo każdej ze stron do wypowiedzenia
umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (w terminie trzech miesięcy ka-
lendarzowych). Możliwość wypowiedzenia umowy licencyjnej nie była obwarowana
żadnymi warunkami, przeto jej wypowiedzenie przez stronę pozwaną było skuteczne.
W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2003 r. strony pozwanej nie wiązała wypowie-
dziana umowa licencyjna, a tym samym odpadła podstawa wypłacania świadczeń na
rzecz powodów. Zgodnie z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
własności przemysłowej, do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w
życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. ustawę z dnia 19 październi-
ka 1972 r. o wynalazczości, która nie ingerowała w stosunki wynikające z umowy
licencyjnej, a jedynie w art. 46 regulowała formy i rygory zawierania takich umów, nie
zakazując wypowiadania umów zawartych na czas nieoznaczony. Sąd Okręgowy
powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1986 r., IV PR
380/86, w którym wyrażony został pogląd, że twórcy wzoru użytkowego nie przysłu-
guje prawo do wynagrodzenia po wygaśnięciu prawa ochronnego do tego wzoru.
Skoro zatem umowa licencyjna została prawidłowo rozwiązana, to zasadności rosz-
czeń powodów można by doszukiwać się w przepisach ustawy - Prawo własności
przemysłowej, tyle że z jej art. 95 ust. 3 wynika, że okres trwania prawa ochronnego
wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia, a z ust. 2 wynika, że ,,przez jego uchyle-
nie nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób za-
robkowy na obszarze całego kraju". Wobec bezspornego upływu okresu ochronnego,
z przedmiotowego wzoru ochronnego mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy zainte-
resowani, w tym i strona pozwana.
Stanowisko takie podzielił Sąd Apelacyjny, który wskazał, że powodom, którzy
nie byli stroną umowy licencyjnej, nie przysługiwało prawo kwestionowania ważności
wypowiedzenia tej umowy. Skoro ta umowa zastrzegała na rzecz powodów spełnie-
nie świadczenia przez pozwaną (art. 393 k.c.), to mieli oni legitymację czynną do
formułowania żądań zapłaty wynagrodzenia uzgodnionego w tej umowie. Możliwość
wypowiedzenia tej umowy nie była obwarowana żadnymi warunkami ani zastrzeże-
niami, a zatem pozwana miała pełne prawo skorzystania z tego uprawnienia, wsku-
tek czego doszło do skutecznego rozwiązania tej umowy. W konsekwencji, odpadła
podstawa prawna uprawnień powodów jako osób trzecich i nie mogli oni żądać spła-
cenia świadczenia na podstawie umowy, która już nie obowiązuje. Skoro upłynął
okres ochronny wzoru użytkowego i umowa licencyjna przestała obowiązywać, to
pozwana miała pełne prawo do nieodpłatnego korzystania z wzoru użytkowego, któ-
rego współtwórcami byli powodowie. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wła-
sności przemysłowej nie nakłada w tej mierze żadnych ograniczeń.
W kasacji powodów, wniesionej przez rzecznika patentowego, podnieśli oni
zarzut błędnej wykładni i odmowy zastosowania art. 393 § 2 k.c. Na tej podstawie
skarżący wnieśli ,,o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie co do istoty
sprawy zgodnie z żądaniami pozwu wraz z zasądzeniem od pozwanego na rzecz
powodów solidarnie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za
wszystkie instancje". Alternatywnie domagali się uchylenia zaskarżonego wyroku i
przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach
za instancję kasacyjną.
Zdaniem skarżących, w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, czy na
gruncie art. 393 § 2 k.c. możliwe jest zwolnienie się licencjobiorcy wzoru użytkowego
z zastrzeżonego w umowie obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz twórców tego
wzoru poprzez wypowiedzenie umowy licencyjnej w sytuacji, gdy twórcy oświadczyli,
że chcą z zastrzeżenia skorzystać i przyjęli wynagrodzenie za okres poprzedzający
wypowiedzenie umowy licencyjnej. Skoro Sąd Apelacyjny uznał prawo żądania przez
powodów świadczeń zastrzeżonych dla nich w umowie licencyjnej, to wypowiedzenie
takiej umowy nie mogło unicestwiać znaczenia art. 393 § 2 k.c. dla powodów, którzy
skorzystali z zastrzeżenia umówionych na ich rzecz świadczeń i pobierali należne im
wynagrodzenia. ,,Za niedopuszczalne należałoby uznać założenie, że dłużnik może
łatwo zwolnić się z obowiązku zaspokojenia 'własnego roszczenia' osoby trzeciej
poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i to nie wobec osoby trze-
ciej, której 'własne roszczenie' przysługuje, ale wobec wierzyciela. Akceptacja tego
założenia oznaczałaby, że art. 393 § 2 k.c. jest w praktyce przepisem pustym". W
odniesieniu do umów licencyjnych obejmujących zastrzeżenie zapłaty przez licencjo-
biorcę wynagrodzenia na rzecz twórców brak jest przepisu szczególnego, wyłączają-
cego stosowanie art. 393 § 2 k.c., który dotyczy niemożności odwołania w drodze
czynności prawnej zastrzeżenia co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trze-
ciej, w tym wyklucza wypowiedzenie umowy przez dłużnika. Ponadto, umowa licen-
cyjna z dnia 4 maja 1999 r. została zawarta pod rządami ustawy o wynalazczości,
która nie zawierała żadnych ograniczeń okresu, za który twórcom projektu wynalaz-
czego przysługiwało wynagrodzenie, a ,,bezwzględny priorytet w zakresie kształto-
wania zasad wynagradzania ustawa przyznawała postanowieniom umownym (art.
98b w związku z art. 98 a ww. ustawy)".
Strona pozwana w odpowiedzi na kasację wniosła o jej oddalenie i zasądzenie
od powodów na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych, podkreślając,
że w razie skutecznego wypowiedzenia umowy licencyjnej ze skutkiem dla osób
trzecich, na rzecz których w umowie tej zastrzeżono świadczenia, podmioty te nie
mają roszczeń o dalsze spełnianie zastrzeżonych świadczeń. Bezpodstawność ta-
kich roszczeń potwierdzają także zasady współżycia społecznego oraz nakaz rów-
nego traktowania podmiotów w obrocie gospodarczym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 39311 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w granicach
zaskarżenia kasacją oraz jej podstaw. Jedyną podstawę kasacji stanowił zarzut
błędnej wykładni i odmowy zastosowania art. 393 § 2 k.c. Przepis ten stanowi, że
zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej nie może być od-
wołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że
chce z zastrzeżenia skorzystać. Podstawowe znaczenie dla oceny roszczeń o reali-
zowanie (spełnianie) świadczeń na rzecz osób trzecich ma umowa, w której takie
zastrzeżenie zostało zawarte. Poddając analizie zawartą w dniu 4 maja 1999 r.
umowę licencyjną na korzystanie z wzoru użytkowego ,,kotwy urządzenia łączącego
szynę z podporą", Sądy obu instancji prawidłowo przyjęły, że poczynione w niej za-
strzeżenie obowiązku uiszczania opłaty licencyjnej nie tylko na rzecz licencjodawcy,
ale także na rzecz współtwórców tego wzoru użytkowego, było uzależnione od
okresu obowiązywania tej umowy. Wprawdzie umowa licencyjna była zawarta na
czas nieograniczony, ale strony tej umowy przewidziały jej wypowiedzenie ,,w termi-
nie trzech miesięcy kalendarzowych". Takie uzgodnienie dotyczące sposobu rozwią-
zania umowy licencyjnej powodowało, że licencjobiorca nie mógł uchylić się od po-
noszenia opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy oraz współtwórców chronionego
wzoru użytkowego wraz z terminem wygaśnięcia prawa ochronnego przysługującego
na ten wzór użytkowy, ponieważ pomimo ustania z upływem łącznie dziesięciu lat
obowiązywania tego prawa ochronnego, dalsze świadczenie opłat licencyjnych wyni-
kało z zawartej umowy licencyjnej na czas nieokreślony. Umowa ta nie rozwiązała
się wraz z wygaśnięciem prawa ochronnego na wzór użytkowy, ale mogła być sku-
tecznie rozwiązana za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, przeto do upływu okresu
wypowiedzenia umowy licencyjnej obowiązywały umówione opłaty licencyjne, w tym
zastrzeżone w określonych częściach dla powodów jako osób trzecich dla stron tego
stosunku prawnego. Wprawdzie zatem opłaty licencyjne obowiązują co do zasady
przez okres obowiązywania prawa ochronnego, ale obowiązek ich dalszego pono-
szenia, poza okres trwania praw wyłącznych, może wynikać z umowy licencyjnej aż
do czasu skutecznego rozwiązania tej umowy. Z taką koncepcją prawną pogodziła
się strona pozwana, która pierwotnie zamierzała ,,uwolnić się" od ponoszenia opłat
licencyjnych w związku z wygaśnięciem prawa ochronnego do wzoru użytkowego
kotwy stanowiącego przedmiot umowy licencyjnej. Następnie jednak pozwana za-
przestała świadczenia opłat licencyjnych zarówno na rzecz licencjodawcy, jak i
współtwórców wzoru użytkowego dopiero po skutecznym rozwiązaniu umowy licen-
cyjnej, pomimo wcześniejszego wygaśnięcia prawa ochronnego.
Analizowana umowa licencyjna miała złożony charakter, gdyż obejmowała
obowiązek strony pozwanej (licencjobiorcy) świadczenia opłat licencyjnych w okre-
ślonych częściach na rzecz licencjodawcy oraz na rzecz powodów będących współ-
twórcami przedmiotu tej umowy. Równocześnie z postanowień tej umowy nie wyni-
kało, aby dopuszczalność jej wypowiedzenia wywoływała skutki prawne wyłącznie
wobec licencjodawcy, pozostawiając w ,,bezterminowej" mocy obowiązek dalszego
ponoszenia części opłat licencyjnych na rzecz powodów, pomimo wygaśnięcia prawa
ochronnego do wzoru użytkowego, którego byli współtwórcami, oraz pomimo rozwią-
zania za wypowiedzeniem całej umowy licencyjnej. Skarżący nie podjęli nawet próby
wykazania (w szczególności na gruncie art. 56 lub 66 k.c., które nie zostały przywo-
łane jako podstawy prawne kasacji), że wykładnia postanowień umowy licencyjnej
mogła prowadzić do odmiennych wniosków, a w szczególności, iż jakoby - pomimo
wygaśnięcia prawa wyłącznego do wzoru użytkowego kotwy oraz skutecznego roz-
wiązania umowy licencyjnej - strona pozwana była zobowiązana do dalszego pono-
szenia opłat licencyjnych na rzecz powodów. Z powyższych rozważań wynika, że
umowne zastrzeżenie obowiązku świadczenia dłużnika na rzecz osób trzecich nie
może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze
stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać (art. 393 § 2 k.c.), tylko w okresie obowią-
zywania umowy zawierającej takie zastrzeżenie. Byt i skuteczność zastrzeżenia
umownego w zakresie obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej są zatem ści-
śle powiązane z umową, w której poczyniono takie zastrzeżenie, co oznacza, że za-
strzeżenie takie - co do zasady - ustaje z datą skutecznego rozwiązania umowy
ustanawiającej taką klauzulę, chyba że w umowie wprowadzono wyraźnie inny okres
obowiązywania zastrzeżenia, z którego osoba trzecia zamierza korzystać. Tylko nie-
budzące wątpliwości umowne uzgodnienie, że po wygaśnięciu wyłącznego prawa
ochronnego na określony wzór użytkowy oraz po rozwiązaniu umowy licencyjnej na
korzystanie z tego wzoru, nadal obowiązuje zastrzeżenie świadczenia opłat ,,licen-
cyjnych" na rzecz powodów, mogłoby prowadzić do weryfikowania zasadności do-
chodzonych przez nich roszczeń. Ponieważ w rozpoznawanej sprawie okoliczności
takie nie występowały, to Sąd Najwyższy oddalił kasację niemającą usprawiedliwio-
nej podstawy prawnej w zgodzie z art. 39312 k.p.c., orzekając o kosztach postępowa-
nia stosownie do dyspozycji art. 98 k.p.c.
========================================