Wyrok z dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05


Artykuł 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o
wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14 ze zm.) nie może być stosowany od dnia wejścia
Polski do Unii Europejskiej w sferze prawa wspólnotowego.

Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący)
Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)
Sędzia SN Grzegorz Misiurek

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "J.P.N.V.B." w Belgii przeciwko
"P.K.Z.F." S.A. w K. z udziałem interwenienta ubocznego "A.P.", sp. z o.o. w W. o
nakazanie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 lutego 2006 r.
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia
6 maja 2005 r.
uchylił zaskarżony wyrok w punkcie I i w tym zakresie przekazał sprawę
Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Strona powodowa, "J.P.N.V.B." z siedzibą w Belgii wytoczyła powództwo
przeciwko spółce akcyjnej ,,P.P." z siedzibą w K. o zaniechanie produkowania i
wprowadzania do obrotu pod nazwą "risset" lub jakąkolwiek inną leku
zawierającego substancję czynną risperidon oraz o nakazanie opublikowania w
prasie na własny koszt w ciągu czternastu dni od uprawomocnienia się wyroku
oświadczenia o naruszeniu prawa strony powodowej do wyłącznego wytwarzania i
sprzedaży leków zawierających substancję czynną risperidon przez podjęcie
działań zmierzających do wytwarzania i wprowadzania do obrotu leku risset.
Wskazała, że uzyskała na preparat risperidon patent europejski, a na podstawie
tego patentu w 1998 r. ochronę przejściową na terytorium Polski, mającą trwać do
dnia 13 marca 2006 r. Strona pozwana naruszyła przysługujące stronie powodowej
prawo ochrony przejściowej, podejmując przygotowania do wprowadzenia
preparatu generycznego pod nazwą handlową "risset". (...)
W dniu 21 października 2003 r. interwencję uboczną po stronie pozwanej
zgłosiła ,,AWD P.", spółka z o.o. w W., która dnia 18 czerwca 2003 r. nabyła od
strony pozwanej prawa i obowiązki związane z świadectwami rejestracyjnymi leku
risset.
Wyrokiem częściowym z dnia 13 sierpnia 2003 r. Sąd Okręgowy oddalił
żądanie strony powodowej.
Sąd Apelacyjny w wyniku apelacji strony powodowej zmienił zaskarżony wyrok
w ten sposób, że nakazał stronie pozwanej zaniechać produkcji i wprowadzania do
obrotu pod nazwą "risset" lub jakąkolwiek inną leku zawierającego substancję
czynną risperidon oraz opublikować na własny koszt w ciągu czternastu dni od
uprawomocnienia się wyroku oświadczenie o treści wskazanej w pozwie.
Podstawę obu wyroków stanowił następujący stan faktyczny.
W 1992 r. strona powodowa uzyskała w następstwie zgłoszenia dokonanego
w 1986 r. patent europejski na risperidon. Mając na względzie ten patent, Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał stronie powodowej w dniu 22
października 1998 r. prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku
risperidon, stanowiącego podstawę do wytwarzania leku rispolept, na okres
przejściowy do dnia 13 marca 2006 r. Jako podstawę udzielenia tej ochrony
wymienił art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o
wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z
1993 r. Nr 4, poz. 14 ze zm. - dalej: ,,ustawa nowelizująca").
Dnia 25 listopada 2002 r. Minister Zdrowia wydał na rzecz strony pozwanej
cztery świadectwa rejestracji środka farmaceutycznego o nazwie "risset",
zawierającego substancję risperidon. Świadectwa te wymieniały jako podmiot
wytwarzający lek stronę pozwaną, a jako miejsca konfekcjonowania leku Kraków
oraz Chorwację. W listopadzie 2002 r. strona pozwana zgłosiła w Biurze Rejestracji
Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych w Warszawie preparat
generyczny risperidon pod nazwą handlową "risset". Strona ta przygotowywała się
do wprowadzenia leku risset do obrotu, zamieszczała o tym informacje na stronach
internetowych oraz wystąpiła o jego wpisanie na listę leków refundowanych.
Sąd Okręgowy, oddalając żądanie, wyjaśnił, że art. 4 ust. 2 ustawy
nowelizującej stanowił, iż na warunkach określonych w ustępach 3-8 uprawniony z
patentu na środki farmaceutyczne, środki żywności lub związki chemiczne w
jednym z państw należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności
Przemysłowej może przejściowo uzyskać prawo wyłącznego wytwarzania i
sprzedaży tych produktów na terytorium Polski. Artykuł 4 ust. 3 pkt 5 ustawy
nowelizującej przewidywał, że Urząd Patentowy udzieli prawa, jeżeli wytwarzanie
produktu w Polsce ma na celu zapewnienie potrzeb polskiego rynku i jest
ekonomicznie uzasadnione. Jednocześnie według art. 4 ust. 6, nie stanowiła
naruszenia omawianego prawa sprzedaż takich samych produktów przez osoby
trzecie przed podjęciem przez uprawnionego produkcji w wymiarze zaspokajającym
potrzeby polskiego rynku. W świetle regulacji zawartej w art. 4, dopóki więc
uprawniony nie podejmuje produkcji w Polsce, dopóty sprzedaż przez osobę trzecią
takich samych produktów nie stanowi naruszenia tego prawa. Nie ulega zaś
wątpliwości, że strona powodowa nie rozpoczęła wytwarzania leku rispolept w
Polsce, nie można bowiem przez użyte w art. 4 ustawy nowelizującej pojęcie "przez
wytwarzanie" rozumieć wszelkich działań objętych definicją wytwarzania zawartą w
art. 2 pkt 42 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (jedn. tekst:
Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm. - dalej: ,,Pr.farm."), a więc także działań
polegających na pakowaniu, przepakowywaniu, magazynowaniu i dystrybucji leków,
a jedynie ,,materialne urzeczywistnienie rozwiązania według wynalazku", które nie
zostało nigdy w Polsce podjęte.
Sąd Okręgowy uznał za niemogące odnieść zamierzonego skutku także
twierdzenia strony powodowej o tym, że art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej -
stanowiący, że nie narusza prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży środków
farmaceutycznych, środków żywności lub związków chemicznych sprzedaż takich
samych produktów przez osoby trzecie przed podjęciem przez uprawnionego
produkcji w Polsce - jest sprzeczny z art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie
handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz.
143 - dalej: ,,Porozumienie TRIPS"), będącego załącznikiem do Porozumienia
ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w
Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483). Według art.
27 ust. 1 Porozumienia TRIPS, patenty będą udzielane - pominąwszy określone
wyjątki - na wszystkie wynalazki, produkty i procesy z wszelkich dziedzin techniki,
niezależnie od tego, czy dotyczą produktu czy procesu, pod warunkiem, że są
nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania; z
zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, patenty będzie można uzyskiwać i z praw
patentowych korzystać bez dyskryminacji ze względu na miejsce dokonania
wynalazku, dziedzinę techniki oraz niezależnie od tego, czy produkty są
importowane, czy też produkowane lokalnie.
Na poparcie swego stanowiska Sąd Okręgowy wskazał m.in., że art. 27 ust. 1
Porozumienia TRIPS nie miał w sprawie zastosowania ze względu na niespełnienie
przewidzianej w nim przesłanki nowości wynalazku. W myśl art. 2 tego
Porozumienia, do jego członków stosują się określone przepisy Konwencji paryskiej
o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. w brzmieniu ustalonym
Aktem sztokholmskim, sporządzonym dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9,
poz. 51 - dalej: ,,Konwencja paryska"), zgodnie zaś z art. 4 i 11 tej Konwencji każdy,
kto dokonał prawidłowego zgłoszenia w jednym z państw należących do Związku
Ochrony Własności Przemysłowej, może dokonać zgłoszenia wynalazku w innych
państwach Związku w ciągu dwunastu miesięcy. Zgłoszenie przez stronę
powodową wynalazku objętego ochroną przejściową, udzieloną na podstawie art. 4
ustawy nowelizującej, nastąpiło za granicą już w latach osiemdziesiątych, a w
polskim Urzędzie Patentowym w 1992 r.
Sąd Okręgowy nie podzielił także twierdzeń strony powodowej o sprzeczności
art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art. 28 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę
Europejską (dalej: ,,TWE"), stanowiącym, że ograniczenia ilościowe w przywozie
oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami
członkowskimi.
Sąd Apelacyjny, zmieniając wyrok Sądu Okręgowego i uwzględniając
oddalone tym wyrokiem powództwo, podzielił większość zarzutów apelacyjnych
strony powodowej. Przede wszystkim przyjął, że w sprawie ma zastosowanie art. 27
ust. 1 Porozumienia TRIPS, gdyż przewidziane w tym przepisie wymaganie
nowości wynalazku należało uznać za spełnione. Podstawę do tego dawał art. 70
ust. 8 Porozumienia TRIPS, który - stanowiąc, że członkowie omawianego
porozumienia muszą przyjmować zgłoszenia wynalazków na farmaceutyki i
przyznawać zgłaszającym ochronę patentową tak jakby kryteria patentowe
zaistniały w chwili dokonania zgłoszenia - wprowadza swego rodzaju fikcję
utrzymującą stan nowości, także nowości, zakładanej przez art. 4 ust. 3 pkt 3
ustawy nowelizującej, odsyłający do art. 10-12 ustawy z dnia 19 października
1972 r. o wynalazczości (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. nr 26, poz. 117 ze zm. - dalej:
,,ustawa o wynalazczości"). Z kolei podobieństwo prawa przejściowego, udzielonego
na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej do patentu w ujęciu ustawy o
wynalazczości, nakazywało uznać to prawo za patent w rozumieniu art. 1 Konwencji
paryskiej, czyli za prawo, którego pojęcie wyznacza zakres przedmiotowy ochrony
udzielanej przez art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS jest ze
względu na swą treść przepisem samowykonalnym, w związku z czym,
uwzględniając art. 87 ust. 1, art. 88 ust. 3 i art. 91 ust. 1 Konstytucji, może być
stosowany przez sądy bezpośrednio. Zakazując dyskryminacji polegającej na
uzależnieniu ochrony patentowej od miejsca produkcji, wyłączył on zastosowanie w
sprawie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, uzależniającego wykonywanie objętego
sporem prawa od podjęcia przez uprawnionego produkcji w Polsce.
Sąd Apelacyjny zgodził się też z twierdzeniami strony powodowej, że
środkami o skutku równoważnym w rozumieniu art. 28 TWE z ilościowymi
ograniczeniami w imporcie towarów między państwami członkowskimi mogą być
regulacje prawne z dziedziny ochrony własności przemysłowej. Nie uznał jednak za
taki środek art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, który - jego zdaniem - ogranicza
prawa wyłączne, w rezultacie więc poszerza zakres swobodnego przepływu
towarów, a nie ścieśnia.
Mimo że wykluczenie zastosowania w sprawie art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizującej uczyniło bezprzedmiotową kwestię, czy w przepisie tym przez
wytwarzanie należy rozumieć wszelkie działania, które ma na względzie art. 2 pkt
42 Pr.farm., czy tylko produkcję, Sąd Apelacyjny odniósł się także do tego
problemu. Opowiedział się za zgodnym z art. 2 pkt 42 Pr.farm. rozumieniem art. 4
ust. 6 ustawy nowelizującej. Ponadto - zdaniem Sądu Apelacyjnego - wytwarzanie
w znaczeniu przyjętym przez art. 2 pkt 42 Pr.farm. wyznacza również zakres
przedmiotowy prawa udzielonego stronie powodowej na podstawie art. 4 ust. 2
ustawy nowelizującej.
Strona pozwana, skarżąc w całości wyrok Sądu Apelacyjnego jako podstawy
kasacyjne powołała naruszenie art. 1 Konwencji paryskiej, art. 16 ust. 3 i art. 57
ustawy o wynalazczości, art. 27 ust. 1 i art. 70 ust. 8 lit. b Porozumienia TRIPS oraz
art. 2 pkt 42 Pr.farm. (...)
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zniesienie przez przepisy ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie
ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
zakazu udzielania w Polsce patentów na środki żywności, środki farmaceutyczne i
związki chemiczne oraz wprowadzenie przewidzianej w art. 4 ust. 2-8 tej ustawy
przejściowej ochrony dotyczącej środków żywności, środków farmaceutycznych i
związków chemicznych przez umożliwienie uzyskania prawa wyłącznego
wytwarzania i sprzedaży tych produktów na terytorium Polski uprawnionemu z
patentu wydanego w jednym z państw Międzynarodowego Związku Ochrony
Własności Przemysłowej pozostawało w ścisłej łączności z Traktatem o stosunkach
handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonym w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. z 1994 r. Nr 97, poz. 467 ze zm.), który wszedł w życie dnia 6 sierpnia 1994 r.
(por. oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r., Dz.U. nr 97, poz. 468). W art.
IV tego Traktatu Polska - w celu zapewnienia odpowiedniej i skutecznej ochrony
oraz przestrzegania praw własności intelektualnej - zgodziła się m.in. na objęcie
ochroną patentową produktu oraz procesów produkcyjnych dla leków i chemikaliów
na okres co najmniej równy temu, jaki jest przewidziany dla innych rozwiązań
podlegających opatentowaniu. Z kolei w ustępie 3 aneksu 1 do wymienionego
Traktatu postanowiono, że w celu zaspokojenia potrzeb polskiego rynku przez
lokalną produkcję, jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione, Polska zapewni
przejściową ochronę produktów, które obecnie nie podlegają opatentowaniu
zgodnie z polskim prawem patentowym, a mają następujące właściwości: produkt
ten będzie podlegał opatentowaniu w Polsce po dniu 31 grudnia 1992 r.; patent
został wydany dla tego produktu w państwie, które obecnie przyznaje ochronę
patentową wynalazkom tego rodzaju; produkt ten nie był sprzedawany w Polsce.
Właściciele produktów spełniających te kryteria będą mieli prawo otrzymania
wyłącznej rejestracji do wytwarzania i sprzedawania produktu w Polsce, jeśli
właściciel patentu wystąpi o zgodę na sprzedaż w ciągu sześciu miesięcy od
otrzymania pierwszej zgody na obrót w jakimkolwiek kraju i jeżeli produkt spełnia
polskie wymagania dotyczące dopuszczania do obrotu. Okres wyłącznego prawa
wytwarzania i sprzedaży w Polsce będzie taki sam, jak niewygasły okres ochrony
patentowej w kraju pierwotnej rejestracji.
Przytoczony ustęp aneksu 1 ma jednoznacznie na względzie jako przesłankę
ochrony produkcję w Polsce według rozwiązania, na które udzielona zostanie
ochrona, tj. materialne urzeczywistnianie chronionego rozwiązania w Polsce.
Okoliczność ta ze względu na ścisły związek przytoczonego ustępu z regulacją art.
4 ustawy nowelizującej przemawia za tym, aby również przez wytwarzanie w
Polsce, o którym mowa w tej regulacji, rozumieć produkcję w Polsce według
rozwiązania objętego przejściową ochroną. Niezależnie od tego, taki sam wniosek
uzasadnia art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, mówiący o podjęciu ,,przez
uprawnionego produkcji w wymiarze zaspokajającym potrzeby rynku polskiego",
zwłaszcza w zestawieniu z wielokrotnie występującym w tym artykule terminem
,,produkt". Za powyższym wnioskiem przemawia również podnoszona w toku
dotychczasowego postępowania konieczność traktowania środków
farmaceutycznych w świetle ustawy nowelizującej na równi ze środkami żywności i
związkami chemicznymi, a zarówno co do środków żywności, jak i związków
chemicznych brak odpowiednika przepisu art. 2 pkt 2 Pr.farm.
W rezultacie nie było podstaw do przyjęcia, że zawarta w art. 2 pkt 42 Pr.farm.
definicja wytwarzania produktu leczniczego jest miarodajna także przy
rozstrzyganiu o spełnieniu wynikającej z art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej
przesłanki przejściowej ochrony wyłącznego wytwarzania i sprzedaży środka
farmaceutycznego w Polsce, czyli - innymi słowy - nie było podstaw do uznania, że
przewidziane w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej ograniczenie ochrony odpada nie
tylko wtedy, gdy uprawniony podjął w Polsce produkcję środka farmaceutycznego,
ale również wtedy, gdy uprawniony podjął w Polsce inne działania mieszczące się w
zdefiniowanym w art. art. 2 pkt 2 Pr.farm. pojęciu wytwarzania produktu
leczniczego.
Uwzględniając zatem jedynie treść art. 4 ustawy nowelizującej i fakt
niepodjęcia przez stronę powodową produkcji leku rispolept w Polsce, należałoby
żądanie strony powodowej, o którym orzeczono wyrokiem częściowym, oddalić.
Sąd Apelacyjny jednocześnie uznał jednak wynikającą z art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizującej przesłankę ochrony przejściowej w postaci podjęcia produkcji w
Polsce za niezgodną z art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS i przyjął, że art. 27 ust. 1
Porozumienia TRIPS, od kiedy stosuje się on w Polsce (1 stycznia 2000 r.),
wyłącza, w granicach swego obowiązywania, zastosowanie art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizującej. W zakresie więc, w którym art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS
wyłącza zastosowanie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, przesłanką ochrony
przejściowej przyznanej na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej nie jest już
produkcja krajowa.
Podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty skierowane przeciwko
powyższemu stanowisku Sądu Apelacyjnego należy co do zasady podzielić.
W toku postępowania wiele uwagi poświęcono kwestii bezpośredniej
skuteczności przepisów Porozumienia TRIPS, w tym w szczególności art. 27 ust. 1.
Strona pozwana eksponowała decyzję Rady 94/800 WE (Dz. Urz. WE z 1994 r., L
336, s. 1) oraz ustalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wykluczające w
zasadzie skutek bezpośredni przepisów Porozumienia TRIPS w sferze prawa
wspólnotowego (por. w szczególności wyrok w sprawie C-149/96, Portugalia
przeciwko Radzie, Zb.Orz.1999, s. I-8395, wyrok w sprawie C-93/0, Biret
International przeciwko Radzie, Zb.Orz.2003, s. I-10497, i wyrok w sprawie C-
377/02, Leon van Parys NV przeciwko BIRB, ,,Europejski Przegląd Sądowy" 2006,
nr 3, s. 16). Strona powodowa - której argumentację uwzględnił Sąd Apelacyjny -
akcentowała natomiast, że w sferze prawa krajowego państw członkowskich Unii
Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości nie wykluczył w świetle prawa
wspólnotowego bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS (wyrok w
połączonych sprawach C-300/98 i C-392/98, Dior/Assco, Zb.Orz.2000, s. I-11307).
Podniosła także, że treść art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS spełnia wszelkie
wymagania warunkujące bezpośrednie stosowanie przepisów umowy
międzynarodowej (jasność, precyzyjność, bezwarunkowość i zupełność), jak też
zwróciła uwagę na krytykę kierowaną pod adresem orzecznictwa odmawiającego
bezpośredniego skutku przepisom Porozumienia TRIPS.
Pierwszoplanowe znaczenie w sprawie ma jednak pytanie, czy art. 27 ust. 1
Porozumienia TRIPS w ogóle odnosi się do prawa przyznanego stronie powodowej
na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej. Na pytanie to należy udzielić
odpowiedzi negatywnej.
Artykuł 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS normuje trzy zagadnienia: zdolność
patentową, zakres wynalazków, na które wydaje się patenty, oraz zakaz
dyskryminacji przy korzystaniu z praw patentowych ze względu na miejsce
dokonania wynalazku, dziedzinę techniki, do której wynalazek należy, lub miejsce
produkcji prowadzonej według wynalazku. W toku postępowania, rozpatrując
kwestię, czy art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS odnosi się do prawa przejściowego
przyznanego stronie powodowej, uwzględniono przede wszystkim wymagania tego
przepisu dotyczące zdolności patentowej, a ściśle rzecz biorąc, przesłankę
nowości.
Trzeba się zgodzić z twierdzeniami, że prawo przejściowe przyznane stronie
powodowej w 1998 r. nie dotyczyło wynalazku mającego cechę nowości.
Rozstrzyga o tym powiązanie art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS - przez przepis
art. 2 ust. 1 tego Porozumienia, nakazujący jego członkom zastosowanie się do
wymienionych w nim przepisów Konwencji paryskiej - z art. 4 tej Konwencji,
przewidującym w odniesieniu do prawidłowo zgłoszonych wynalazków
dwunastomiesięczny termin pierwszeństwa, a także ustalenie dotyczące zgłoszenia
przez stronę powodową wynalazku oraz jej starań o zapewnienie wynalazkowi
ochrony na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej.
Uzasadnienia do objęcia hipotezą art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS
przyznanego stronie powodowej prawa przejściowego nie dostarcza także art. 70
ust.8 lit. b tego Porozumienia, dotyczący tylko takiej sytuacji, w której członek tego
porozumienia w dniu jego wejścia w życie nie zapewniał w zakresie zobowiązań
wynikających z art. 27 Porozumienia ochrony patentowej farmaceutykom i
produktom chemicznym dla rolnictwa, a Polska - po zmianach wprowadzonych
przepisami ustawy nowelizującej (art. 1 pkt 6, art. 4 ust. 1 i art. 9) - zapewniała taką
ochronę już od dnia 15 stycznia 1993 r. Istotą rozwiązania przyjętego w art. 70 ust.8
lit. b jest skierowany do państwa nieprzewidującego wspomnianej ochrony w dniu 1
stycznia 1995 r. nakaz przyjmowania od tego dnia zgłoszeń patentowych
dotyczących farmaceutyków i produktów chemicznych dla rolnictwa oraz
przechowywania ich do czasu ustanowienia przepisów zapewniających wymaganą
ochronę patentową z zapewnieniem oceny według kryteriów zdolności patentowej
wynikających z art. 27 ust. 1 TRIPS, tak jakby kryteria te były stosowane w tym
państwie już w chwili dokonania zgłoszenia. Rozwiązanie to odnosi się również -
uwzględniając priorytet wynikający z art. 4 Konwencji paryskiej - do zgłoszeń
dotyczących wspomnianych wynalazków dokonanych w innym państwie po dniu 31
grudnia 1993 r.
Kluczowe znaczenie ma jednak pytanie o możliwość poddania przyznanego
stronie powodowej prawa przejściowego zawartym w art. 27 ust. 1 Porozumienia
TRIPS zakazom dyskryminacji w zakresie korzystania z praw patentowych ze
względu na miejsce dokonania wynalazku, dziedzinę techniki, do której wynalazek
należy, lub miejsce produkcji prowadzonej według wynalazku. Pytanie to łączy się z
art. 1 ust. 4 Konwencji paryskiej i art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS. Szerokie
rozumienie patentu w art. 1 ust. 4 Konwencji paryskiej - zaliczenie do patentów na
wynalazki również różnego rodzaju patentów przemysłowych uznanych przez
ustawodawstwo państw będących członkami Związku Ochrony Własności
Przemysłowej, jak patenty wprowadcze, patenty na ulepszenia, patenty i
świadectwa dodatkowe itd. - mogłoby uzasadniać objęcie tym przepisem także
prawa przejściowego przyznanego stronie powodowej na podstawie art. 4 ustawy
nowelizującej. Z kolei art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS, postanawiający, że
przepisy tego Porozumienia stosuje się do wszystkich przedmiotów chronionych na
terytorium państwa członkowskiego w dniu wejścia w życie Porozumienia, mógłby w
związku z wspominanym nakazem stosowania przez członków Porozumienia
TRIPS przepisów Konwencji paryskiej i art. 1 ust. 4 tej Konwencji przemawiać za
poddaniem zawartym w art. 27 ust.1 Porozumienia TRIPS zakazom dyskryminacji
przy korzystaniu z praw patentowych ze względu na miejsce dokonania wynalazku,
dziedzinę techniki, do której wynalazek należy, lub miejsce produkcji prowadzonej
według wynalazku także prawa przejściowego przyznanego stronie powodowej na
podstawie art. 4 ustawy nowelizującej. Jednakże uregulowanie zawarte w art. 70
ust. 2 Porozumienia TRIPS jest opatrzone zastrzeżeniem ,,jeżeli w niniejszym
Porozumieniu nie postanowiono inaczej", poddanie zaś prawa przejściowego
przyznanego stronie powodowej zawartym w art. 27 ust.1 Porozumienia TRIPS
zakazom dyskryminacji w zakresie korzystania z praw patentowych trudno pogodzić
nawet z samym tym przepisem.
Jeżeli chodzi o przesłanki zdolności patentowej, art. 27 ust. 1 Porozumienia
TRIPS żąda od państw członkowskich jedynie tego, aby - jeżeli stawiały w tym
względzie wyższe lub niższe wymagania - dostosowały się do wymagań
przewidzianych w tym przepisie. Nie byłoby konsekwentne, gdyby określone
rozwiązanie nie mogło zostać opatentowane ze względu na niespełnienie
przesłanek zdolności patentowej określonych w art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS,
można by natomiast prawo tymczasowe dotyczące takiego rozwiązania przyznane
stronie powodowej zanim Porozumienie TRIPS zaczęło się stosować w Polsce,
objąć przewidzianym w tym przepisie zakazem dyskryminacji, eliminującym
przewidzianą w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej przesłankę ochrony, stanowiącą
zasadniczy motyw przyznania tego prawa.
To jednak, że art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS nie uchyla zastosowania w
sprawie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, nie wyłącza oceny tego przepisu z
punktu widzenia zgodności z art. 28 TWE. Przeszkodą w tym względzie nie
powinno być w szczególności pozostawienie bez zmian ust. 3 aneksu 1 do Traktatu
o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a
Stanami Zjednoczonymi Ameryki przez Protokół dodatkowy między
Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisany w Brukseli
dnia 12 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 3, poz. 14), w celu uzgodnienia
zobowiązań wynikających z tego Traktatu ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z
członkostwa w Unii Europejskiej.
Należy przyjąć, inaczej niż Sąd Apelacyjny, że w świetle orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości, art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej stanowi zakazany
przez art. 28 TWE środek o skutku równoważnym ograniczeniom ilościowym w
imporcie. W wyroku w sprawie 8/74, Prokurator Królewski przeciwko Benoit i
Gustave Dassonville (Zb.Orz. 1974, s. 837), zaliczono do środków o skutku
równoważnym ograniczeniom ilościowym w przywozie wszelkie przepisy państw
członkowskich mogące utrudniać handel wewnątrzwspólnotowy bezpośrednio lub
pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie. Według tego wyroku, warunkiem
wystarczającym do uznania określonego przepisu za środek o skutku
równoważnym ograniczeniom ilościowym w imporcie wystarczy więc wykazanie, że
w pewnych sytuacjach może on niekorzystnie oddziałać na handel między
państwami członkowskimi, np. skłaniając, ze względu na odmienne traktowanie
towarów importowanych, do rozpoczęcia produkcji w kraju.
W wyrokach w sprawie C-235/89, Komisja przeciwko Włochom (Zb.Orz.1992,
s. I-777), i w sprawie C-30/90, Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu i
Północnej Irlandii (Zb.Orz.1992, s. I-29), za środek o skutku równoważnym
ograniczeniom ilościowym w imporcie zostały uznane przepisy w znacznym stopniu
podobne do art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, przewidujące ustanowienie licencji
przymusowej w razie niepodjęcia krajowej produkcji według opatentowanego
wynalazku. W wyrokach tych podkreślono, że przepisy o takiej treści zniechęcają do
importowania produktów objętych patentem, a zachęcają do ich wytwarzania w
kraju, mogą więc utrudniać w sposób bezpośredni lub pośredni handel
wewnątrzwspólnotowy. Na tle tych uwag nie powinno więc budzić wątpliwości, że
przewidziane w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej uzależnienie ochrony prawnej od
produkcji krajowej stwarza dla uprawnionego, który chce korzystać z tego prawa,
bodziec do podjęcia produkcji krajowej kosztem importu, a zatem mieści się w
hipotezie art. 28 TWE.
Jednocześnie nie można ograniczenia zawartego w art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizującej uznać za dopuszczalne w drodze wyjątku na podstawie art. 30 TWE,
zgodnie z którym, postanowienia art. 28 TWE nie stanowią przeszkody w
stosowaniu m.in. zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub
tranzytowych uzasadnionych względami ochrony własności przemysłowej, jeżeli nie
stanowią środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu.
Trybunał Sprawiedliwości, odwołując się do swego wcześniejszego orzecznictwa,
wyraził pogląd, że odstępstwo od zakazów art. 28 TWE może być w świetle art. 30
TWE usprawiedliwione jedynie ochroną uprawnień należących do istoty prawa
własności przemysłowej, tj. uprawnień do wyłącznego używania wynalazku oraz
sprzeciwienia się naruszeniom sfery wyłączności, stosowanie zaś sankcji w
przypadku niepodjęcia produkcji w kraju nie tylko nie służy tym uprawnieniom, lecz
w nie godzi. Sankcje tego rodzaju mają na względzie wyłącznie popieranie
produkcji krajowej, czyli cel szkodliwy z punktu widzenia wspólnotowego. Z punktu
widzenia wspólnotowego, uwzględniając istotę patentu, nie ma podstaw do tego,
aby korzystanie z patentu przez importowanie wyrobów traktować odmiennie od
korzystania z patentu przez produkowanie wyrobów w kraju (wyroki w sprawie C-
235/89, Komisja przeciwko Włochom, i w sprawie C-30/90, Komisja przeciwko
Zjednoczonemu Królestwu i Północnej Irlandii).
Należy zaznaczyć, że nie wchodzi również w grę uzasadnienie
niedopuszczalnego w świetle art. 28 TWE przepisu art. 4 ust. 6 ustawy
nowelizującej tzw. wymaganiami imperatywnymi w rozumieniu wyroku Trybunału
Sprawiedliwości w sprawie 120/78, Rewe-Zentral AG przeciwko
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, sprawa cassis de Dijon (Zb.Orz. 1979,
s. 649).
Konsekwencję uznania art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej za niedopuszczalny
środek o skutku równoważnym ograniczeniom ilościowym w imporcie stanowi,
zgodnie z zasadą bezpośredniej skuteczności oraz pierwszeństwa prawa
wspólnotowego przed prawem krajowym, niemożność stosowania tego przepisu
przez polskie sądy, poczynając od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, w
sferze prawa wspólnotowego (zob. art. 91 ust. 3 Konstytucji oraz wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A Zb.Urz. 2005, nr 5, poz.
49). Dopiero więc od dnia 1 maja 2004 r. niemożliwe stało się uzależnienie
przejściowej ochrony przyznanej na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej od
podjęcia produkcji w Polsce.
Artykuł 4 ust. 5 ustawy nowelizującej nakazuje stosować do uzyskania i
wykonywania prawa, o którym mowa w tym artykule, przepisy ustawy o
wynalazczości. Trafnie wskazano w skardze kasacyjnej, że zgodnie z mającym
zastosowanie w sprawie na podstawie powyższego odesłania przepisem art. 16 ust.
3 ustawy o wynalazczości, zakres przedmiotowy przyznanego stronie powodowej
prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży określają dane zawarte w dokumencie
ochrony przejściowej, w związku z czym poza tym zakresem pozostają, inaczej niż
przyjął Sąd Apelacyjny, takie czynności, które nie są objęte opisem zawartym w
dokumencie ochrony przejściowej, choćby mieściły się w pojęciu wytwarzania
określonym w art. 2 pkt 42 Pr.farm.
Odesłanie do ustawy o wynalazczości zawarte w art. 4 ust. 5 ustawy
nowelizującej nie wyklucza jednak zastosowania w sporach dotyczących
omawianego prawa także przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm. -
dalej: ,,Pr.w.p."). Jeżeli zgodnie z regułami intertemporalnymi rozgraniczającymi
zastosowanie ustawy o wynalazczości i Prawa własności przemysłowej należy
stosować przepisy Prawa własności przemysłowej, przepisy te powinny znaleźć
zastosowanie również w odniesieniu do prawa wyłącznego przyznanego na
podstawie art. 4 ustawy nowelizującej. Artykuł 4 ust. 5 ustawy nowelizującej nie
stanowi normy intertemporalnej, lecz jest jedynie wyrazem techniki legislacyjnej -
rozciągnięcia przepisów normujących patenty na inny, podobny przedmiot. Jak
wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (OSNC
2005, nr 3, poz. 53), nawiązując do wypowiedzi piśmiennictwa, z art. 315 Pr.w.p.
należy wywieść normę intertemporalną nakazującą do oceny skutków zdarzeń,
które nastąpiły po wejściu w życie Prawa własności przemysłowej (22 sierpnia
2001 r.), stosować przepisy tej ustawy. Zgodnie więc z tą normą, ocena skutków
naruszeń prawa dokonanych po dniu 21 sierpnia 2001 r. powinna być
przeprowadzona według przepisów Prawa własności przemysłowej, tj. -
uwzględniając okoliczności niniejszej sprawy - według art. 287 i nast. tego Prawa, a
nie powołanego w skardze kasacyjnej art. 57 ustawy o wynalazczości. Należy
zaznaczyć, że przy ocenie skutków zdarzeń zaistniałych po tym dniu mogą być
uwzględnione jeszcze inne przepisy Prawa własności przemysłowej, z których
trzeba wymienić, ze względu na okoliczności sprawy, art. 69 ust. 1. (...)
Z przedstawionych przyczyn Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815 § 1 k.p.c.
orzekł, jak w sentencji.