Postanowienie SN - II CSK 343/06
Izba:Izba Cywilna
Sygnatura:II CSK 343/06
Typ:Postanowienie SN
Opis:Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2007/12/184
Data wydania:2007-01-11
Postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 343/06

Jeżeli między tymi samymi stronami toczą się przed dwoma polskimi
sądami sprawy, w których powód występuje wobec pozwanego z
identycznymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków
towarowych, z których jeden jest chroniony prawem z rejestracji
wspólnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na
znak towarowy, zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu
art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Antoni Górski
Sędzia SN Barbara Myszka

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "C.L. & S." AG - K. Szwajcaria
przeciwko "T.", spółce z o.o. w P. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i
używania znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu
11 stycznia 2007 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od postanowienia Sądu
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2006 r.
oddalił skargę kasacyjną i zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanej
kwotę 5400 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

W dniu 27 grudnia 2004 r. powód "C.L. & S." AG złożył w Sądzie Okręgowym
w Poznaniu pozew przeciwko "T.", spółka z o.o., żądając zakazania pozwanej
oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu
czekoladowego produkowanego i wprowadzonego do obrotu przez pozwaną,
mającego charakterystyczny kształt siedzącego zajączka z postawionymi uszami,
opakowanego w owijkę z folii metalizującej z wyraźnie wyróżnionymi rysunkami
nosa, wąsów, oczu oraz ogonka oraz umieszczoną na szyi kokardą (zajączek T.).
Ponadto żądała zakazania pozwanej używania lub umieszczania tego zajączka lub
jego wizerunku w dokumentach handlowych i reklamie, wycofania znajdujących się
w obrocie zajączków, zniszczenia opakowań, projektów opakowań oraz matryc,
form i innych urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania opakowania
zajączków oraz trzykrotnego zamieszczenia w ,,R." i ,,G.W." stosownych oświadczeń
o treści szczegółowo sformułowanej w pozwie.
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 maja 2005 r. uwzględnił powództwo,
ustalając, że powód jest spółką prawa szwajcarskiego, która zajmuje się produkcją
wyrobów czekoladowych, w tym m.in. produktu sezonowego, którego dotyczy spór,
czyli czekoladowego zajączka wielkanocnego zwanego ,,zajączkiem L.", którego
powód przed Świętami Wielkanocnymi dystrybuuje w Polsce od 1997 r. Kształt
figurki i wygląd opakowania tego zajączka jest chroniony na terytorium Polski
znakiem nr (...) na podstawie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej
rejestracji znaków oraz jest chroniony także trójwymiarowym wspólnotowym
znakiem towarowym nr (...). Pozwana jest polską spółką prawa handlowego, która
prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się również produkcją wyrobów
czekoladowych. W asortymencie jej produktów znajduje się sezonowy produkt w
postaci wielkanocnego zajączka. Zarówno na rynku niemieckim, jak i polskim różne
firmy poza stronami sporu sprzedają w okresie poprzedzającym Święta
Wielkanocne produkty czekoladowe w kształcie siedzącego zajączka
wielkanocnego. Ustalono, że zajączek produkowany przez powoda oraz zajączek
produkcji pozwanej są identycznej wielkości, mają bardzo zbliżony kształt oraz
formę opakowania. Zajączki te różnią się kolorem metalizowanej folii służącej jako
opakowanie produktu oraz nadrukiem wzorów zdobiących. Zajączek strony
powodowej ma na szyi czerwoną tasiemkę zawiązaną w kokardkę, na której
zawieszony jest złoty dzwoneczek, natomiast zajączek pozwanej ma nadrukowaną
kokardkę. Na opakowaniach obu produktów widoczny jest czytelny nadruk nazwy
producenta.
Uwzględniając powództwo Sąd Okręgowy stwierdził, że pomiędzy produktem
powoda i produktem pozwanej występuje tak znaczne podobieństwo zewnętrzne, iż
zachodzi ryzyko wprowadzenia potencjalnego nabywcy w błąd. Uznał, że działanie
pozwanej polegające na wprowadzeniu do obrotu handlowego zajączka T.
wypełniło wszystkie przesłanki określone w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508
ze zm.).
Rozpoznając apelację pozwanej, Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 8
marca 2006 r. uchylił zaskarżony wyrok, zniósł postępowanie przed Sądem
pierwszej instancji i odrzucił pozew. Wskazał, że powód w dniu 22 grudnia 2004 r.
wystąpił przeciwko pozwanej do Sądu Okręgowego w Warszawie z roszczeniem z
tytułu naruszenia przez pozwaną prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku
towarowego Zajączka L. CTM (...), podając jako podstawę prawną art. 9 ust. 1 pkt 6
i art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 40/94 w dniu 22
grudnia 1993 r., natomiast w dniu 27 grudnia 2004 r. wniesiono pozew w niniejszej
sprawie, którego żądania skierowane wobec tej samej pozwanej określone są w
sposób tożsamy, jak w pozwie wniesionym wcześniej do Sądu Okręgowego w
Warszawie. Różnica sprowadza się jedynie do tego, że w sprawie rozpoznawanej
przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako podstawą prawną roszczenia wskazano
przepisy prawa wspólnotowego, a w sprawie niniejszej - przepisy prawa
krajowego. (...)
Powód zaskarżył to postanowienie skargą kasacyjną, w której zarzucił
naruszenie art. 199 § 1 pkt 2, art. 386 § 2 w związku z art. 379 pkt 3 oraz art. 321 §
1 k.p.c., a ponadto art. 45 pkt 1 Konstytucji i domagał się uchylenia zaskarżonego
postanowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Istota zagadnienia prawnego, które powstało w niniejszej sprawie, sprowadza
się do tego, czy zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu art. 199
§ 1 pkt 2 k.p.c., jeżeli między tymi samymi stronami, przed dwoma polskimi sądami,
toczą się dwa odrębne postępowania, w których powód występuje z identycznymi
roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków towarowych, z
których jeden jest chroniony prawem z rejestracji wspólnotowego znaku
towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak towarowy. Sprawa
niniejsza ma charakter wspólnotowy, ponieważ od rozstrzygnięcia, czy znajdują w
niej zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 40/94 z
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE z
1994 r. § 11/1 ze zm.; polskie wydanie specjalne t. 17-1-14b - dalej:
"rozporządzenie"), oraz od ustalenia, jak należy interpretować te przepisy, zależy
dopuszczalność zastosowania art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Rozstrzygnięcie tej kwestii
wymaga przedstawienia zasad rządzących systemem wspólnotowych znaków
towarowych.
Wstępnie należy stwierdzić, że celem tego systemu jest umożliwienie
uzyskania jednolitej ochrony na znak towarowy na obszarze wszystkich państw
członkowskich Wspólnoty Europejskiej, na podstawie jednej rejestracji, po
przeprowadzeniu jednolitej procedury rejestracyjnej prowadzonej przez Urząd
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - (Znaki Towarowe i Wzory). System
wspólnotowych znaków towarowych opiera się na następujących zasadach
autonomii, jednolitości, koegzystencji (współistnienia) wspólnotowych i krajowych
znaków towarowych, ekwiwalencji (równorzędności) oraz funkcjonalności
systemowej.
Zasada autonomii wspólnotowego znaku towarowego polega na tym, że jego
skutki określa się wyłącznie według rozporządzenia. Wspólnotowy znak towarowy
podlega własnej, autonomicznej regulacji; jest ona odrębna od regulacji prawa
krajowego państw członkowskich. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w treści
rozporządzenia wyłączone jest stosowanie prawa krajowego do wspólnotowych
znaków towarowych. Dotyczy to także kwestii procesowych, zgodnie z zasadą
poszanowania autonomii proceduralnej państw członkowskich w tych obszarach, w
których przepisy prawa wspólnotowego nie normują zasad postępowania w
sprawach, mających za przedmiot dochodzenie roszczeń opartych na prawie
wspólnotowym.
Zasada jednolitości wspólnotowego znaku towarowego polega na tym, że
prawo do takiego znaku obejmuje całe terytorium Wspólnoty Europejskiej. Zasada
ta znajduje zastosowanie do powstania, przeniesienia, uznania za wygasłe lub
stwierdzenia nieważności prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.
Wyjątki od zasady przewiduje m.in. art. 106 i 159a rozporządzenia.
Zasada koegzystencji oznacza, że wspólnotowy znak towarowy jest chroniony
obok krajowych praw do znaków towarowych, nie zastępuje krajowych praw i nie
wyłącza ich ochrony. Przedsiębiorcy przysługuje swoboda wyboru ochrony
oznaczenia używanego do wyróżniania wprowadzanych do obrotu towarów.
Przedsiębiorca może zdecydować się na ochronę wspólnotową lub ochronę
krajową lub podwójną ochronę dla tego samego znaku dla tych samych towarów lub
usług (Pfizer Ltd and Pfizer International v. Eurofood Link (UK) Ltd [2000] European
Trademark Reports 896). Zasada koegzystencji znajduje zastosowanie także
wobec innych przepisów prawa krajowego chroniących prawa własności
przemysłowej; prawo do znaku wspólnotowego może podlegać ochronie na
podstawie przepisów prawa krajowego dotyczących wzorów przemysłowych, praw
autorskich lub prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Omawiana zasada nie
rozstrzyga jednak kwestii dopuszczalności równoległego dochodzenia ochrony z
tytułu naruszenia identycznego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego
oraz rozporządzenia.
Zasada ekwiwalencji przewiduje równoważność prawa z rejestracji znaku
wspólnotowego z prawem do znaku krajowego. Prawo do znaku wspólnotowego
stanowi przeszkodę dla rejestracji krajowego znaku towarowego lub podstawę do
jego unieważnienia. Prawa krajowe do znaków towarowych z wcześniejszym
pierwszeństwem stanowią przeszkodę rejestracji wspólnotowego znaku
towarowego.
Zasada funkcjonalności systemowej polega na uprzywilejowaniu znaku
wspólnotowego przez wzmocnienie jego pozycji w krajowym systemie prawa
znaków towarowych. Służy temu zasada pierwszeństwa, zasada senioratu oraz
zasada przekształcania. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa, zgłaszający znak
wspólnotowy może powołać się na wcześniejsze pierwszeństwo ze zgłoszenia
krajowego (art. 29). Stosownie do zasady senioratu uprawiony na podstawie dwóch
systemów prawa znaków towarowych może zrezygnować z krajowej ochrony i
ograniczyć swoją ochronę wyłącznie do ochrony na podstawie systemu prawa
wspólnotowego, powołując się nadal w danym państwie członkowskim na swoje
lepsze pierwszeństwo wynikające z wcześniejszego prawa krajowego tak, jakby
prawo to nadal istniało (art. 34 i 35). Zasada przekształcenia praw do znaków
towarowych zapewnia uzyskanie częściowej ochrony wspólnotowego znaku
towarowego, w razie istnienia przeszkody rejestracji lub podstawy jej unieważnienia
tylko w odniesieniu do jednego z państw członkowskich, w tym ze względu na język
obowiązujący w tym państwie. Umożliwia to przekształcenie zgłoszenia
wspólnotowego znaku towarowego w zgłoszenie znaku krajowego, skutecznego w
tych państwach, w których nie zachodzi przeszkoda rejestracji wspólnotowego
znaku towarowego (art. 108).
Z przedstawionych powyżej zasad wynika, że krajowe prawo do znaku
towarowego oraz prawo do wspólnotowego znaku towarowego są dwoma
odrębnymi tytułami ochronnymi, które kreują dwa różne, niezależne od siebie prawa
podmiotowe. Prawa te są nabywane, chronione, unieważniane i wygaszane w
odrębnym trybie i mogą być przedmiotem odrębnych umów (np. licencji lub
sprzedaży). Może to uzasadniać wniosek, że sprawa o naruszenie prawa do
wspólnotowego znaku towarowego, identycznego do znaku towarowego
chronionego krajowym prawem z rejestracji, tocząca się między tymi samym
stronami i dotycząca tego samego zachowania pozwanego, nie jest tożsama pod
względem przedmiotowym w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. ze sporem o
naruszenie prawa ochronnego do identycznego krajowego znaku towarowego; w
jednej sprawie powód dochodzi roszczeń z tytułu naruszenia prawa do
wspólnotowego znaku towarowego, w drugiej zaś roszczeń z tytułu naruszenia
prawa do krajowego znaku towarowego.
Przyjęcie powyższego stanowiska pociąga za sobą ryzyko wydania
rozbieżnych orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznych znaków towarowych,
chronionych równolegle krajowym i wspólnotowym tytułem ochronnym. Ryzyko to
eliminują częściowo przepisy rozporządzenia zawarte w sekcji 1 ,,Powództwa
cywilne na podstawie kilku znaków towarowych" tytułu XI ,,Skutki dla
ustawodawstwa państw członkowskich", a w szczególności w art. 105
rozporządzenia, zatytułowanym ,,Powództwa cywilne równoczesne i sukcesywne na
podstawie wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych".
Przepis ten obejmuje cztery ustępy; ustęp 1 znajduje zastosowania do powództw
równoczesnych (równoległych), ustępy 2 i 3 dotyczą powództw sukcesyjnych,
natomiast ustęp 4 reguluje zabezpieczenie obu rodzajów powództw.
Zgodnie z art. 105 ust 1, ,,w przypadku gdy powództwa o naruszenie
wnoszone są na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami przed sądami
różnych Państw Członkowskich, jedno na podstawie wspólnotowego znaku
towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego. sąd inny niż sąd,
przed którym najpierw wytoczono powództwo, uznaje z urzędu swoją
niewłaściwość, gdy dane znaki towarowe są identyczne i ważne dla identycznych
towarów lub usług". Z przepisu tego wynika, że prawodawca wspólnotowy uznaje
sprawy między tymi samymi stronami o naruszenie identycznego znaku
towarowego, zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług, z których jedna
została wniesiona na podstawie rozporządzenia, a druga na podstawie krajowego
prawa znaków towarowych, za sprawy o to samo roszczenie, niezależnie od tego, iż
dotyczą dwóch odrębnie funkcjonujących i chronionych praw podmiotowych.
Opierając się na wykładni językowej powołanego przepisu, doktryna wskazuje, że
stosuje się go wyłącznie w tych przypadkach, w których równoczesne postępowania
na podstawie prawa do znaku wspólnotowego i prawa do znaku krajowego zostały
wszczęte w różnych państwach członkowskich. A contrario, przepis ten nie znajduje
zastosowania do sytuacji, w której postępowania sądowe prowadzone są
równolegle przed sądami tego samego państwa członkowskiego. Kwestia ta
powinna zostać rozstrzygnięta na podstawie przepisów krajowego prawa
procesowego.
Można bronić poglądu reprezentowanego w skardze kasacyjnej powoda i
traktować oba postępowania jako sprawy nie o to samo roszczenie. Nie jest to
jednak uzasadnione, należy bowiem uznać, że rozważając zastosowanie w
niniejszej sprawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., nie można abstrahować od przyjętej
przez prawodawcę wspólnotowego w art. 105 ust. 1 rozporządzenia kwalifikacji
roszczeń z tytułu naruszenia identycznych znaków towarowych. Skoro prawodawca
wspólnotowy uznał, że wytoczenie powództwa przed sąd jednego państwa na
podstawie wspólnotowego znaku towarowego pozbawia możliwości rozpoznania
sprawy między tymi samymi stronami o naruszenie prawa do identycznego
krajowego znaku towarowego przez sąd innego państwa członkowskiego,
analogicznie należy interpretować pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w
krajowym prawie procesowym. W przeciwnym razie, sądy państw członkowskich
mogą wydawać rozbieżne rozstrzygnięcia w zależności od tego, czy równoległe
postępowania toczą się przed sądami tego samego państwa, czy przed sądami
różnych państw. Byłoby to sprzeczne z zasadą funkcjonalności systemowej oraz
godziłoby w efektywność prawa wspólnotowych znaków towarowych.
Pogląd, że sprawy o naruszenie identycznego znaku towarowego należy
traktować jako sprawy o to samo roszczenie, znajduje także dodatkowo -
przynajmniej częściowo - potwierdzenie w treści art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia.
Zgodnie z art. 105 ust. 2 w oficjalnej polskiej wersji językowej, ,,sąd rozpatrujący
powództwo o naruszenie na podstawie wspólnotowego znaku towarowego oddala
powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym
przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na podstawie identycznego znaku
krajowego ważnego dla identycznych towarów lub usług.", natomiast stosownie do
art. 105 ust. 3, ,,sąd rozpatrujący powództwo o naruszenie na podstawie krajowego
znaku towarowego, oddala powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do
istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na
podstawie identycznego wspólnotowego znaku towarowego ważnego dla
identycznych towarów lub usług."
Należy przy tym zauważyć, że porównanie polskiej wersji językowej z
wersjami w innych językach urzędowych wskazuje, iż oficjalne tłumaczenie
rozporządzenia odbiega od treści przepisów innych państw członkowskich. Różnica
polega na użyciu zwrotu ,,oddala powództwo" zamiast ,,odrzuca powództwo", w
innych wersjach językowych użyto bowiem zwrotów reject the action, weist die
Klage ab oraz rejette l`action. Porównanie różnych wersji językowych ujawniło
również rozbieżności w przedmiocie rodzaju orzeczenia, którego wydanie skutkuje
aktualizacją obowiązku odrzucenia pozwu. Polska wersja językowa mówi o
,,orzeczeniu co do istoty sprawy", a pozostałe wersje językowe posługują się
określeniami wskazującymi na ,,prawomocne orzeczenie co do istoty sprawy" (final
judgement on the merits, rechtskräftiges Urteil oraz jugement définitif). Z art. 105
ust 2 i 3 wynika, że sprawa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku
towarowego korzysta z powagi rzeczy osądzonej w tym znaczeniu, że wydanie
merytorycznego rozstrzygnięcia przez jakikolwiek sąd jakiegokolwiek państwa
członkowskiego w sprawie o naruszenie określonego znaku towarowego między
tymi samymi stronami wyłącza możliwość merytorycznego rozpoznania
wytoczonego później powództwa o naruszenie prawa do identycznego znaku
towarowego, niezależnie od tego, czy podstawę prawną powództwa stanowi
naruszenie prawa do wspólnotowego, czy krajowego znaku towarowego. Tylko
takie rozwiązanie umożliwia eliminację ryzyka wydawania sprzecznych ze sobą
orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznego znaku towarowego,
zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług i chronionego jednocześnie
wspólnotowym i krajowym tytułem ochronnym. Przemawia to za uznaniem
powództw z tytułu naruszenia identycznego wspólnotowego i krajowego znaku
towarowego za sprawy o to samo roszczenie.
Nie pozbawia to uprawnionego ochrony prawnej ani nie ogranicza
przysługujących mu praw. Roszczenia, z którymi na podstawie art. 9
rozporządzenia może wystąpić z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku
towarowego, są identyczne z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku
towarowego przewidzianymi w art. 296 Prawa własności przemysłowej. Przesłanki
naruszenia i zakres ochrony również są identyczne, zatem uprawniony ze
wspólnotowego i krajowego tytułu ochronnego musi jedynie podjąć decyzję, czy
będzie poszukiwał ochrony z tytułu naruszenia przysługującego mu prawa na
podstawie przepisów prawa krajowego, czy przepisów prawa wspólnotowego.
Należy podkreślić, że pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w rozumieniu art.
105 rozporządzenia rozumiane jest wąsko. Tożsamość ta zachodzi tylko w
sprawach między tymi samymi stronami, w których podstawą sporu jest naruszenie
identycznego krajowego i wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanych dla
identycznych towarów lub usług. Jeżeli krajowy i wspólnotowy znak towarowy nie są
identyczne lub jeżeli nie zostały zarejestrowane dla identycznych towarów lub
usług, zasady te nie znajdują zastosowania. (...)
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814 k.p.c. oddalił skargę
kasacyjną, gdyż zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu.




Izba Cywilna - inne orzeczenia:
dokumentdata wyd.
[IC] II CSK 525/07   Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2009/4/61
2008-02-14 
[IC] II CSK 469/07   Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2009/4/58
2008-02-06 
[IC] II CSK 456/07   Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2009/5/74
2008-03-11 
[IC] II CSK 445/07   Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2009/5/72
2008-02-20 
[IC] II CSK 394/07   Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2009/2/35
2008-01-09 
  • Adres publikacyjny: